商標権侵害判断フロー

商標権が有効に存続しているかを確認

商標権侵害を主張する前に、まず商標権が有効に存続しているかを確認する必要があります。商標権は商標の登録によって発生し、その存続期間内にあり、取消し、廃止、消滅または無効となっていないことが必要です。

商標権が存在しない、または既に失効している場合、原則として商標権侵害を主張することはできません。ただし、個別の事案によっては、公平交易法、民法その他の法律上の問題が生じる可能性があるため、別途検討が必要です。商標法は、商標権を取得しようとする者は同法に基づき登録出願を行うものとし、登録公告後に商標権を取得すると定めています。存続期間は10年で、更新登録を申請することができます。

商標の使用または第68条第2項所定の行為があるかを確認

次に、相手方の行為が商標の使用に当たるか、または商標法第68条第2項所定の侵害の準備・補助行為に当たるかを判断します。

商標法第5条によれば、商標の使用とは、マーケティングを目的として、商品、包装・容器、役務に関する物品、取引書類、広告、デジタル映像・音声、電子媒体、インターネットその他の媒体に商標を使用し、関連需要者が商標として認識できる状態にすることをいいます。

また、商品をまだ実際に販売していない場合でも、自己または他人が登録商標と同一または類似の商品・役務に使用するため、商標権者の同意を得ず、マーケティングを目的として、登録商標と同一または類似の商標を付したラベル、タグ、包装・容器または役務に関する物品を製造、販売、所持、陳列、輸出または輸入したときは、商標法第68条第2項により商標権侵害となる可能性があります。

商標の使用にも第68条第2項所定の行為にも当たらない場合、通常、商標権侵害の成立は困難です。

第68条所定の一般的な侵害類型に該当するかを判断

相手方による商標の使用がある場合、次に商標法第68条第1項に基づき、一般的な侵害類型に該当するかを判断します。主な類型は次のとおりです。

したがって、第68条に基づく判断では、商標が同一または類似しているか、商品・役務が同一または類似しているか、関連需要者に混同を生じさせるおそれがあるかが主な検討事項となります。

第70条による著名商標の保護に該当するかを別途判断

第68条所定の一般的な侵害類型に完全には該当しない場合でも、事案に応じて、著名な登録商標に関する問題がないかを検討する必要があります。商標法第70条は、主として著名商標の識別力、信用およびブランド価値を保護するため、「商標権侵害とみなす」一定の行為を定めています。

主な類型：

適法な例外または抗弁事由があるかを確認

第68条または第70条所定の侵害類型に一応該当する場合でも、さらに商標法第36条所定の「商標権の効力が及ばない」場合に当たらないかを確認する必要があります。

主な例外：

• フェアユース：商取引上の慣行に適合する誠実な方法により、自己の氏名・名称、または商品・役務自体の名称、形状、品質、性質、用途、産地などを表示するもので、商標として使用するものではない場合。
• 指示的フェアユース：商品または役務の用途を示すために他人の商標を使用する必要がある場合。ただし、その使用により関連需要者に混同を生じさせてはなりません。
• 善意による先使用：他人の商標の登録出願日前から、同一または類似の商標を同一または類似の商品・役務について善意で使用していた場合。ただし、原則として従来の使用範囲に限られます。
• 権利消尽：登録商標を付した商品が、商標権者またはその同意を得た者によって国内外の市場で取引・流通した場合、商標権者は原則として当該商品について再度商標権を行使できません。ただし、商品が変質・毀損し、無断で加工・改造された場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。

商標権侵害の成否と利用可能な救済を総合的に判断

以上の手順による検討の結果、商標権が有効であり、相手方による商標の使用または第68条第2項所定の行為が認められ、第68条または第70条所定の侵害類型に該当し、かつ第36条所定の適法な例外または抗弁事由がない場合に、商標権侵害が成立する可能性があります。

商標権侵害が成立する場合、商標権者は商標法第69条に基づき、侵害の排除を請求することができます。侵害のおそれがある場合には、その予防を請求できます。必要に応じて、商標権を侵害する物品、および侵害行為に使用された原材料または器具の廃棄を請求することもできます。侵害者に故意または過失がある場合、商標権者は損害賠償も請求できます。