Proceso de análisis de infracción de marcas

Comprobar que el derecho de marca esté vigente

Antes de alegar una infracción, debe comprobarse que el derecho de marca exista y se encuentre vigente. El derecho nace con el registro; además, el registro debe encontrarse dentro de su período de protección y no haber sido objeto de revocación, cancelación, extinción o nulidad.

Si el derecho de marca no existe o ha dejado de estar vigente, en principio no podrá alegarse su infracción. No obstante, el caso concreto podría plantear cuestiones relacionadas con la Ley de Comercio Justo, el Código Civil u otras normas, que deberán analizarse por separado. La Ley de Marcas establece que quien desee adquirir un derecho de marca debe solicitar su registro. Tras publicarse el registro, su titular adquiere el derecho por un período de diez años, renovable mediante solicitud.

Comprobar el uso de la marca o los actos del artículo 68.2

A continuación, debe determinarse si la conducta de la otra parte constituye uso de marca o alguno de los actos preparatorios o auxiliares de infracción previstos en el artículo 68, apartado 2, de la Ley de Marcas.

Conforme al artículo 5, existe uso de marca cuando, con fines de comercialización, la marca se utiliza en productos, envases o embalajes, artículos relacionados con servicios, documentos comerciales, publicidad, contenidos audiovisuales digitales, medios electrónicos, Internet u otros medios, de manera que el público pertinente pueda reconocerla como marca.

Además, aunque los productos todavía no se hayan vendido, también puede considerarse infracción conforme al artículo 68, apartado 2, la fabricación, venta, posesión, exhibición, exportación o importación, sin el consentimiento del titular y con fines de comercialización, de etiquetas, etiquetas colgantes, envases, embalajes o artículos relacionados con servicios que lleven una marca idéntica o similar a la registrada y estén destinados para uso propio o de terceros en productos o servicios idénticos o similares.

Si la conducta no constituye uso de marca ni encaja en el artículo 68, apartado 2, normalmente será difícil considerar que existe una infracción del derecho de marca.

Determinar si concurre un supuesto general del artículo 68

Si la otra parte ha realizado un uso de marca, el siguiente paso consiste en determinar, conforme al artículo 68, apartado 1, de la Ley de Marcas, si concurre alguno de los supuestos generales de infracción. Entre los más habituales se encuentran los siguientes:

Por tanto, el análisis del artículo 68 suele centrarse en determinar si los signos son idénticos o similares, si los productos o servicios son idénticos o similares y si existe riesgo de confusión para el público pertinente.

Examinar la protección de marcas notorias del artículo 70

Aunque la conducta no encaje plenamente en los supuestos generales del artículo 68, debe comprobarse, según las circunstancias del caso, si afecta a una marca notoria registrada. El artículo 70 establece determinados actos que se consideran infracción del derecho de marca y tiene por objeto proteger el carácter distintivo, la reputación y el valor de estas marcas.

Entre los supuestos habituales se encuentran:

Comprobar la existencia de excepciones o defensas legítimas

Aunque la conducta encaje inicialmente en los supuestos de los artículos 68 o 70, debe comprobarse si concurre alguna de las limitaciones a los efectos del derecho de marca previstas en el artículo 36.

Entre las excepciones habituales se encuentran:

• Uso leal: uso, conforme a las prácticas honestas en el comercio, del propio nombre o denominación, o del nombre, forma, calidad, naturaleza, finalidad, procedencia u otras características de los propios productos o servicios, siempre que no se utilice como marca.
• Uso referencial legítimo: uso necesario de una marca ajena para indicar la finalidad de determinados productos o servicios, siempre que no genere riesgo de confusión para el público pertinente.
• Uso anterior de buena fe: uso de buena fe, anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro ajena, de una marca idéntica o similar para productos o servicios idénticos o similares, limitado, en principio, al alcance de su uso original.
• Agotamiento del derecho: cuando los productos que llevan la marca registrada hayan sido comercializados en el mercado nacional o extranjero por el titular o con su consentimiento, este, en principio, no podrá volver a ejercer su derecho de marca sobre esos productos. Se exceptúan los casos en que los productos hayan sido alterados, deteriorados o transformados sin autorización, o existan otros motivos legítimos.

Evaluación final de la infracción y posibles medidas

Tras aplicar los pasos anteriores, solo podrá existir infracción si el derecho de marca está vigente, la otra parte ha realizado un uso de marca o alguno de los actos previstos en el artículo 68, apartado 2, la conducta encaja en los supuestos de los artículos 68 o 70 y no concurre ninguna excepción o defensa legítima del artículo 36.

Cuando exista infracción, el titular podrá exigir, conforme al artículo 69 de la Ley de Marcas, el cese de la conducta infractora y, si existe riesgo de infracción, solicitar medidas para impedirla. Cuando resulte necesario, también podrá solicitar la destrucción de los productos infractores y de los materiales o instrumentos utilizados para cometer la infracción. Si el infractor ha actuado con dolo o negligencia, el titular podrá reclamar una indemnización por daños y perjuicios.