Modelos de utilidad: un producto no subsana una divulgación insuficiente

Este asunto examinó si la memoria descriptiva del modelo de utilidad denominado «Dispositivo de defensa multifuncional» divulgaba su contenido técnico de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta en la materia pudiera comprenderlo y llevarlo a la práctica. En su sentencia administrativa n.º 93 del año judicial 100, serie Xing-Zhuan-Su, el Tribunal de Propiedad Intelectual formuló importantes consideraciones sobre el grado de divulgación exigible a la memoria descriptiva de un modelo de utilidad, el criterio de la persona experta en la materia y la posibilidad de subsanar una divulgación insuficiente mediante la existencia de un producto que materialice el modelo.

Antecedentes del caso

La parte demandante era titular del modelo de utilidad «Dispositivo de defensa multifuncional». La parte interviniente sostuvo que la patente controvertida infringía el artículo 108 de la Ley de Patentes vigente al momento de su concesión, que remitía a la aplicación del artículo 26, apartado 2, y presentó una solicitud de invalidación ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán (TIPO).

Tras examinar el asunto, la TIPO declaró fundada la solicitud de invalidación y ordenó la revocación de la patente. La parte demandante interpuso un recurso administrativo, que fue desestimado por el Ministerio de Asuntos Económicos, y posteriormente presentó una demanda administrativa ante el Tribunal de Propiedad Intelectual.

Cuestión principal del caso

La cuestión central consistía en determinar si la memoria descriptiva del modelo de utilidad controvertido divulgaba de manera clara y suficiente los medios técnicos necesarios para que «el cartucho genere gas a alta presión al recibir electricidad de alta tensión», permitiendo que una persona experta en la materia comprendiera y ejecutara la creación sin necesidad de realizar una experimentación excesiva.

La parte demandante alegó que la memoria describía un cartucho conectado a placas de electrodo de descarga, que recibía electricidad de alta tensión procedente de un generador de alta tensión por impulsos iónicos y producía gas a alta presión. Dentro del cartucho podían colocarse polvo de pimienta, proyectiles de goma u otros elementos, que posteriormente serían disparados mediante el gas a alta presión. Según la demandante, una persona experta en la materia podía deducir de la memoria descriptiva y de sus conocimientos generales que el dispositivo utilizaba un impulso eléctrico para encender la pólvora y generar el gas necesario para efectuar el disparo; por lo tanto, no existía una divulgación poco clara ni un problema de imposibilidad de ejecución.

La demandante también sostuvo que ya se comercializaban diversos dispositivos de defensa multifuncionales fabricados mediante el modelo de utilidad, lo que, a su juicio, demostraba que una persona experta en la materia podía reproducir la creación basándose en la memoria descriptiva de la patente.

Criterio del tribunal

El Tribunal de Propiedad Intelectual señaló que, conforme al artículo 108 de la Ley de Patentes vigente al momento de la concesión, que remitía al artículo 26, apartado 2, la descripción de un modelo de utilidad debía divulgarlo de manera clara y suficiente para que una persona con conocimientos habituales en el ámbito técnico correspondiente pudiera comprender su contenido y llevarlo a la práctica.

El tribunal observó que la memoria descriptiva indicaba que «el cartucho se acopla al extremo delantero de la unidad principal para conectarse a las placas de electrodo de descarga y puede recibir la electricidad de alta tensión del generador de alta tensión por impulsos iónicos para producir gas a alta presión». Las reivindicaciones también señalaban que «el cartucho puede recibir la electricidad de alta tensión del generador de alta tensión por impulsos iónicos para producir gas a alta presión». Sin embargo, estas afirmaciones se limitaban a señalar que la activación de las placas mediante alta tensión produciría gas a alta presión, sin divulgar suficientemente los medios técnicos necesarios para generarlo.

En concreto, el tribunal indicó que la memoria no revelaba que el método de ejecución indispensable para producir el gas a alta presión consistía en «activar el fulminante del cartucho o provocar la explosión de la pólvora». Tampoco contenía una descripción clara de la activación del fulminante, la explosión de la pólvora o cualquier mecanismo explosivo relacionado. Los dibujos únicamente mostraban la estructura exterior y carecían de explicaciones suficientes para que una persona experta en la materia comprendiera esos medios técnicos.

La persona experta en la materia debe poder comprender la tecnología a partir de la propia memoria descriptiva

El tribunal añadió que, en este caso, la persona experta en la materia podía incluir a alguien con formación secundaria técnico-profesional en electrónica y varios años de experiencia en la fabricación de equipos de seguridad. Sin embargo, expresiones de la memoria como «activar el generador de alta tensión por impulsos iónicos para producir ondas de impulsos iónicos de alta tensión y generar entre los dos electrodos un arco eléctrico de hasta 80.000 voltios» podían inducir a esa persona a considerar que se trataba de una característica técnica esencial no perteneciente a los conocimientos convencionales.

En estas circunstancias, si la memoria no explicaba claramente que el efecto se obtenía en realidad activando un fulminante para provocar una explosión y generar gas, difícilmente podía concluirse que una persona experta en la materia fuera capaz de comprender y ejecutar el modelo de utilidad basándose únicamente en su contenido.

La existencia de un producto en el mercado no demuestra por sí sola una divulgación suficiente

Respecto de la alegación de que ya existían en el mercado productos que materializaban la patente controvertida, el tribunal consideró que, aun cuando esos productos existieran, ello no demostraría que hubieran podido fabricarse únicamente a partir de la memoria descriptiva. Por consiguiente, la existencia del producto no subsanaba automáticamente el defecto de divulgación insuficiente.

En otras palabras, para determinar si una memoria descriptiva ofrece una divulgación clara y suficiente, lo relevante es que los propios documentos de la solicitud permitan a una persona experta en la materia comprender y ejecutar la creación, no que posteriormente alguien haya logrado fabricar un producto relacionado.

Principales conclusiones de la sentencia

• La memoria descriptiva no debe limitarse a indicar el resultado: mencionar únicamente un efecto técnico como «producir gas a alta presión», sin divulgar los medios técnicos necesarios para conseguirlo, puede constituir una divulgación insuficiente.
• Los medios técnicos indispensables deben divulgarse claramente: si la ejecución depende de activar un fulminante, provocar la explosión de pólvora o utilizar otro mecanismo técnico esencial, este deberá describirse expresamente en la memoria.
• Los conocimientos generales no sustituyen la obligación de divulgación: aunque determinadas técnicas sean habituales en el sector, debe comprobarse que la memoria proporcione indicaciones suficientes para que una persona experta pueda comprenderlas y aplicarlas.
• Los dibujos no bastan por sí solos para completar el contenido técnico: si únicamente muestran la estructura exterior y no están acompañados de las explicaciones necesarias, podrían no satisfacer el requisito de divulgación suficiente.
• Un producto que materialice el modelo no subsana automáticamente las deficiencias de la memoria: la presencia de un producto en el mercado no demuestra que pueda reproducirse basándose exclusivamente en la memoria descriptiva de la patente.

Implicaciones prácticas

Este caso recuerda a los solicitantes que, tanto en las patentes de invención como en los modelos de utilidad, la memoria descriptiva debe explicar claramente los componentes esenciales, el funcionamiento y los medios técnicos de la creación. Especialmente cuando esta implique interacciones entre mecanismos, controles eléctricos, reacciones químicas, explosiones, combustión, generación de gas u otras funciones esenciales, no puede sustituirse la forma concreta de ejecución por una simple descripción funcional o del resultado.

Al redactar la memoria descriptiva, debe adoptarse la perspectiva de una persona experta en la materia y comprobar si los documentos de la solicitud le permitirían comprender cómo está configurada la creación, cómo funciona y cómo puede reproducirse su efecto técnico. Si faltan medios técnicos esenciales, alegar posteriormente que forman parte de los conocimientos generales o presentar un producto existente en el mercado podría no ser suficiente para subsanar la divulgación deficiente.

Recomendaciones para la gestión de la propiedad intelectual

AIPT Group recomienda que las empresas y los inventores comprueben, antes de presentar una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, que la memoria descriptiva divulgue íntegramente el contenido técnico necesario. Esto permite evitar que una redacción excesivamente general o limitada a describir resultados provoque posteriormente la revocación del derecho en un procedimiento de invalidación.

• Divulgar claramente el mecanismo esencial de funcionamiento: las estructuras, procesos, materiales, circuitos o métodos de control fundamentales para lograr la función deberán describirse claramente en la memoria.
• Evitar describir la tecnología únicamente por sus resultados: expresiones como «producir gas a alta presión», «lograr un efecto de fijación» o «mejorar la eficiencia» deben ir acompañadas de una explicación de los medios técnicos concretos utilizados.
• Asegurar que los dibujos y el texto se complementen: los dibujos deben estar respaldados por la descripción escrita, de modo que una persona experta pueda comprender la relación entre los componentes, el proceso de funcionamiento y la forma de ejecución.
• Comprobar que una persona experta pueda ejecutar la creación: antes de presentar la solicitud, debe revisarse desde la perspectiva de una persona experta en la materia para confirmar que pueda reproducirse sin una experimentación excesiva.
• Conservar la documentación de investigación, desarrollo y ejecución: aunque un producto no sustituye la obligación de divulgación de la memoria, los registros de desarrollo, los datos de pruebas y la información sobre prototipos siguen siendo recursos importantes para redactar la solicitud y responder posteriormente a objeciones.

Este caso demuestra que la solidez de una patente no depende únicamente de que contenga una innovación, sino también de que los documentos de la solicitud divulguen la creación de forma correcta, clara y suficiente. Una memoria descriptiva bien redactada constituye una base esencial para obtener la patente, mantener los derechos y responder a futuros procedimientos de invalidación.

Sentencia relacionada: Tribunal de Propiedad Intelectual, sentencia administrativa n.º 93 del año judicial 100, serie Xing-Zhuan-Su