Según la naturaleza del asunto, las controversias de propiedad intelectual pueden tramitarse por la vía civil, penal o contencioso-administrativa. Los casos más frecuentes, como la infracción de patentes, marcas, derechos de autor o secretos comerciales, las controversias sobre la validez de los derechos y la impugnación de resoluciones de la autoridad competente, están sujetos a procedimientos y órganos jurisdiccionales distintos.

Por ello, antes de emprender acciones legales, conviene determinar el tipo de controversia, el fundamento jurídico, la situación probatoria y las vías de tutela disponibles. Asimismo, debe evaluarse si procede negociar previamente, enviar una carta de requerimiento, solicitar medidas cautelares o iniciar directamente un proceso judicial, a fin de elegir la estrategia más adecuada.

Tipos

Tipos de litigios de propiedad intelectual

Los litigios de propiedad intelectual pueden agruparse, en términos generales, en las tres categorías siguientes:

Litigios civiles

La vía civil se utiliza principalmente para resolver infracciones de derechos de propiedad intelectual y cuestiones de responsabilidad civil. Cuando se infringen patentes, marcas, derechos de autor o secretos comerciales, el titular puede solicitar el cese o la prevención de la infracción y una indemnización por daños y perjuicios. Cuando resulte necesario, también puede solicitar el aseguramiento de pruebas u otras medidas cautelares.

Litigios por infracción de patentes
Litigios por infracción de marcas
Litigios por infracción de derechos de autor
Litigios por vulneración de secretos comerciales
Controversias sobre contratos de licencia o titularidad de derechos y reclamaciones de daños y perjuicios

Litigios penales

Determinadas infracciones de derechos de propiedad intelectual pueden generar responsabilidad penal, como la falsificación de marcas, la infracción de derechos de autor o la vulneración de secretos comerciales. El procedimiento penal suele comprender la presentación de una denuncia o querella, la investigación, la acusación y el juicio, y puede tramitarse en paralelo con una reclamación civil.

Responsabilidad penal por falsificación de marcas
Procesos penales por infracción de derechos de autor
Procesos penales por vulneración de secretos comerciales
Posible tramitación paralela con una reclamación civil
La infracción de patentes, por sí sola, se encuadra en principio en la vía civil

Litigios contencioso-administrativos

Los litigios contencioso-administrativos surgen principalmente cuando se impugna una resolución de la autoridad competente, por ejemplo, una decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual relativa a solicitudes de patentes o marcas, oposiciones, procedimientos de nulidad o revocaciones. Por regla general, estos asuntos deben someterse primero a un recurso administrativo; si la resolución del recurso sigue siendo desfavorable, la parte podrá acudir a la vía contencioso-administrativa.

Denegación de solicitudes de patente
Resoluciones sobre procedimientos de nulidad de patentes
Denegación de solicitudes de registro de marca
Oposición, nulidad y revocación de marcas
Otras controversias administrativas de propiedad intelectual

Proceso

Procedimientos en litigios de propiedad intelectual

El procedimiento y las instancias varían según el tipo de litigio. Los asuntos civiles y penales suelen tramitarse en primera y segunda instancia y, cuando proceda, ante el tribunal de última instancia. Las controversias administrativas normalmente deben pasar primero por un recurso administrativo antes de acceder a la vía contencioso-administrativa.

Nota: La competencia judicial y las vías de recurso aplicables dependen del tipo de asunto y de la normativa correspondiente. La infracción de patentes, por sí sola, se encuadra en principio en la vía civil.

Evaluación

Evaluación previa al litigio

Los litigios de propiedad intelectual suelen implicar múltiples factores, como aspectos técnicos, el alcance de los derechos, las pruebas de la infracción, las circunstancias de uso, los perjuicios en el mercado y los procedimientos administrativos. Antes de iniciar un litigio, se recomienda realizar una evaluación completa que incluya:

Vigencia y validez del derecho invocado

Si el producto o la conducta presuntamente infractores están comprendidos en el alcance del derecho

Suficiencia e integridad de las pruebas

Necesidad de asegurar pruebas o solicitar medidas cautelares

Alcance de la indemnización por daños y perjuicios que podría reclamarse

Conveniencia de negociar previamente o enviar una carta de requerimiento

Necesidad de tramitar simultáneamente algún procedimiento administrativo

Existencia de otros mecanismos de resolución de controversias más adecuados

La evaluación previa al litigio permite reducir los riesgos procesales y ayuda a las partes a elegir el mecanismo de resolución de controversias más adecuado.

Servicios

Servicios disponibles

El despacho ofrece, según el tipo de asunto, asistencia en la gestión de controversias y litigios de propiedad intelectual, incluidos los siguientes servicios:

Evaluación de riesgos de infracción de propiedad intelectual

Análisis comparativo para determinar posibles infracciones de patentes

Análisis de infracción de marcas y derechos de autor

Redacción de cartas de requerimiento y contestaciones

Planificación del aseguramiento de pruebas y de medidas cautelares

Representación en litigios civiles por infracción

Asistencia en denuncias o querellas penales y procedimientos de investigación

Recursos administrativos en materia de patentes, marcas y otros derechos de propiedad intelectual

Representación en recursos administrativos y procesos contencioso-administrativos

Negociación de acuerdos extrajudiciales, negociación de licencias y planificación de estrategias de resolución de controversias

Cada controversia de propiedad intelectual presenta antecedentes fácticos, una situación jurídica y objetivos comerciales distintos. Si se enfrenta a una controversia por infracción, ha recibido una carta de requerimiento o necesita valorar la conveniencia de emprender acciones legales, es aconsejable consultar cuanto antes a un equipo especializado para definir la estrategia adecuada.