職務上所完成發明之判斷

本文轉載自 經濟部智慧財產局

上訴人主張其為公司副總經理，並非專門從事研究發展人員，其所為之創作，並非履行其工作契約上之義務，當非所謂職務上之發明。縱上訴人原任職被上訴人公司為副總經理，於職務上均完全知悉公司各開發研究產品之內容及功能，至多僅為「職務有關之發明」，非專利法第7條所稱之職務上發明，其專利權非當然由雇用人所有。且系爭2項專利除不屬上訴人職務上之發明外，亦非被上訴人公司之營業範圍，縱認系爭專利係上訴人職務上之發明，被上訴人亦應於移轉專利之同時支付上訴人適當之報酬。

被上訴人主張被上訴人聘僱上訴人之目的，除營業管理與市場行銷之業務外，並依雙方簽訂之投資協議書，要求上訴人負責從事研發工作，上訴人於職務上均完全知悉公司各開發研究產品之內容及功能，故系爭2專利係履行其工作契約上之義務，當屬專利法第7條所稱之職務上發明，其專利權當然由雇用人所有。並主張上訴人為系爭2專利之研發團隊負責人，直接參與電池芯研發與生產專案計劃，而該等資訊屬被上訴人公司之營業秘密。為改善電池芯長期因外購品質不良之困擾，上訴人於其任內，利用被上訴人不對外公開之營業技術資料秘密，其取得之發明仍應認定為職務發明，權利歸屬於被上訴人。且上訴人主張系爭2專利購自他人，並主張系爭2專利非上訴人所發明或創作，卻又享有姓名表示權與專利申請權、專利權等權，非屬合理。且專利法第7條第1項之規定，並非雇用人取得受雇人職務上所完成之發明依契約所應為之對待給付，自不得就系爭2專利之移轉義務與被上訴人應給付之適當報酬主張同時履行抗辯。

本案法院審理後認為，專利法第7條第2項規定，職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。所謂職務上所完成之發明，必與其受雇之工作有關聯。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，其重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。被上訴人主張依據投資協議書或專利法第7條第1項之規定，請求上訴人將於任職被上訴人期間所申請之系爭2專利權移轉予被上訴人，並無理由，其主張既無理由，則上訴人之同時履行抗辯，亦無審酌之必要。

相關檔案：智慧財產法院100年度民專上字第51號民事判決