更正不得實質擴大原公告之範圍

本文轉載自 經濟部智慧財產局

本件原告於其申請之「光阻材料及圖型之形成方法」發明專利案核准公告後，以系爭專利申請專利範圍第3項有誤記之情事，依專利法第64條第1項第2款規定，向被告申請更正系爭專利申請專利範圍，同時提出申請專利範圍更正本。經被告審查，認其申請將系爭專利申請專利範圍第3項第4行所載「0.01至2重量份」更正為「0.001至2重量份」，已實質擴大原核准公告之申請專利範圍，因此不准更正。原告不服，提起訴願，經濟部亦以相同理由作成訴願駁回之決定。其仍不甘服，遂提起本件行政訴訟。 

就上述問題法院判決指出：
一、按專利法第64條第2項，既稱不得實質擴大或變更「申請專利範圍」，故其判斷標準應以申請專利範圍所載技術內容為基礎。換言之，係以申請專利範圍更正本與原核准公告申請專利範圍相較，其技術內容有無實質擴大或變更為判斷標準。且按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於斟酌申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。又申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。專利法第56條、第26條第3項分別定有明文。是縱發明說明或圖式之範圍較申請專利範圍為大，發明專利權之範圍，仍應以申請專利範圍為準，但該範圍必須為發明說明及圖式所支持。故更正本之申請專利範圍縱未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，但仍有可能實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍。經查系爭專利原核准公告申請專利範圍第3項請求之負型光阻材料所含之含氮雜環化合物配合量，相對於全基底樹脂重量份為「0.01至2重量份」，原告主張係誤記而申請將該配合量更正為「0.001至2重量份」，雖該更正為說明書第51頁第4至5行關於「含氮化合物之配合量相對於全基底樹脂100份為0.001至2份」記載之支持，但如與核准公告之申請專利範圍觀之，則實已將含氮雜環化合物之配合量範圍擴大，致實質擴大且變更原核准公告之申請專利範圍，不符專利法第64條第2項之規定，應不准更正。
二、次查原告雖以現行專利審查基準第二篇第六章2.3.2「誤記事項之訂正」（第2-6-66頁）中所記載應屬誤記事項之實例1，主張專利法第64條第2項亦有例外之情形云云。惟查由上開專利審查基準所舉事例中之說明可知，因該發明所屬技術領域中具有通常知識者均知悉鐵於1600℃會熔化，於3000℃會氣化，若認其原申請專利範圍之記載非屬誤記，而不准予更正，則原申請專利範圍中鐵合金之淬火溫度為1600℃至8000℃之部分，自無法據以實施，則該專利之不合理部分已與該領域中具有通常知識者所具備之常識產生扞格與矛盾，自應認其屬誤記事項而准予更正。然本件系爭專利之更正，係將第3項之配合量由「0.01至2重量份」更正為「0.001至2重量份」，系爭專利更正前之配合量係包含於更正後之配合量之中，並未有無法實施之問題，亦不會與該發明所屬技術領域中之通常知識者所具有之常識產生扞格與矛盾，亦即該發明所屬技術領域中之通常知識者，並不會因此產生系爭專利第3項中之配合量數據是否有誤記之疑問，則縱不准予其更正，該發明所屬技術領域中具有通常知識者亦不會認為系爭專利有何不當之處，故系爭專利申請更正之情形自與其所舉專利審查基準之事例不同，不得逕為比附援引，執為系爭專利亦應准予更正之依據。

相關檔案：智慧財產法院100年度行專訴字第55號行政判決