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兩岸關於「一案二請」相關規定

日付: 2014-08-18

本文轉載自 經濟部智慧財產局網站


由於專利權具有排除他人未經專利權人之同意,而實施該專利權之排他效力,因此,對於相同創作,「禁止重複授與專利權」為基本原則,惟在此原則下,兩岸專利法針對「同一人於同日就相同創作,分別申請發明專利及新型專利」,即一般通稱之「一案二請」,大陸於2009101起施行之專利法,及台灣20111221修正公布之新專利法則有不同規定,以下分就兩岸專利法之相關規定簡要介紹:
一、 台灣新專利法第32條:
「同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利,其發明專利核准審定前,已取得新型專利權,專利專責機關應通知申請人限期擇一;屆期未擇一者,不予發明專利。申請人依前項規定選擇發明專利者,其新型專利權,視為自始不存在。發明專利審定前,新型專利權已當然消滅或撤銷確定者,不予專利。」

同一申請人如於同日就相同創作,分別申請發明專利及新型專利時,由於新型採形式審查,可先取得新型專利權。現行作法下,專利專責機關審查發明案時,一經檢索發現申請人有同日申請新型之情事,立即通知申請人限期擇一,惟此時申請人如放棄新型專利權時,必須承擔發明不准專利之風險。本次修法後,專利專責機關將先審查發明案,符合專利要件後,於發給核准審定前方通知申請人選擇,使申請人得在取得充分資訊下,妥慎考量選擇新型專利權或發明專利權。

除前述通知申請人擇一之時點放寬外,本次修法針對後端賦予不同專利權利間之問題,思考方向有二:一為在核准發明專利前,通知申請人選擇是否放棄其已獲得之新型專利權,使之自始不存在;一為在發明專利核准公告之同時,使新型專利權終止,而達到權利接續的效果。在現行專利制度設計下,發明專利於核准公告專利前,僅得主張暫時性權利保護措施而已,如允許權利接續,將擴張新型專利權之行使,而擴大專利侵權責任賠償範圍,對社會公眾權利義務產生重大影響。在考量整體制度設計複雜性,與相關理論基礎應有更多討論衡酌以求堅實的情況下,本次修法採取第一種方案,基於禁止重複授予專利權之原則,其新型專利權視為自始不存在。

新型專利雖已取得專利權在先,如於發明專利核准前,該新型專利權已當然消滅,或有經撤銷確定之情事,因該新型專利權所揭露之技術已成為公眾得自由運用之技術,如再准予發明專利權,會使已可由公眾自由運用之技術復歸他人專有,將使公眾蒙受不利益,於此情形,該發明應不予專利。

二、 大陸專利法第9條及其實施細則第41條:
大陸專利法第9條明定「同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是,同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權的,可以授予發明專利權。兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。」

有關一案二請,大陸專利法實施細則第41條進一步規定下列事項:1、必須於申請時聲明,未聲明者,只能授予一項專利權;2、公告授予新型專利權時,一併公告前述一案二請之事實;3、發明專利核准審定前,專利機關應通知申請人限期聲明放棄新型專利權,聲明放棄新型者,准予發明,不同意放棄新型者,發明不准專利;4、於發明公告取得專利權時,一併公告新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止。

揆諸前揭規定,大陸新型專利權係自發明專利公告取得專利權之日起終止,亦即大陸專利法針對「一案二請」,係採權利接續之方式,使發明專利與新型專利權不會在同一時間重疊,亦無存在權利真空之時段,此部分與台灣專利法係採該新型專利權自始不存在,大不相同。

另大陸專利法之規定中,有注意已取得之新型專利權,如已遭拋棄、消滅或經撤銷確定而不存在後,避免再准予發明專利權之情形,此部分台灣專利法第32條亦有相同規定。